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IL FENOMENO DELLA VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO OSCAR.

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Con l’avvicinarsi della cerimonia che attribuisce l’Academy Award meglio noto come “l’Oscar” può sembrare utile ricordare le vicende legate al marchio che porta il nome del noto premio cinematografico.

L’Oscar è stato assegnato per la prima volta il 16 maggio 1929 ed i suo nomignolo sarebbe stato attribuito da Margaret Herrick, impiegata all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che vedendo la statuetta disse: “Assomiglia proprio a mio zio Oscar!”

L’Oscar è un marchio registrato di titolarità della Academy of Motion Picture Arts and Sciences ed alcuni anni orsono ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’Associazione italiana dei Sommelier colpevole di aver istituito “l’Oscar del Vino”.

Orbene nel 2016 la corte di Cassazione ha da un lato confermato la validità del marchio Oscar con riferimento al settore dell’industria cinematografica, attribuendo di conseguenza al titolare, l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), pieni diritti al suo utilizzo esclusivo.

Dall’altro, ha dichiarato il marchio Oscar decaduto per volgarizzazione in relazione a servizi di diversa natura, nella fattispecie i servizi relativi all’istruzione ed allo spettacolo nella classe 41 della Classificazione di Nizza.

Il fenomeno della volgarizzazione si verifica quando un marchio non è più utilizzato per individuare i prodotti di un imprenditore da quelli di un altro imprenditore ma, semplicemente, per individuare il prodotto (indipendentemente da chi lo produce).

La Cassazione ha stabilito che il discrimine per determinare la volgarizzazione del marchio Oscar è il contesto in cui viene usato.

Se usato per identificare la cerimonia di premiazione il marchio Oscar è pienamente valido. Ma, usato in altri contesti, il termine assurge a parola comune che identifica un premio o un evento legato all’eccellenza. 

 

La battaglia legale tedesca intorno al marchio Black Friday.

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Dal 1952, il Black Friday, generalmente conosciuto come il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento, viene considerato l'inizio della stagione dello shopping natalizio negli Stati Uniti. Oggi i rivenditori di diversi paesi in tutto il mondo offrono vendite promozionali durante il fine settimana del Black Friday. In Germania, Apple è stata la prima azienda a gestire una speciale campagna per il Black Friday per il mercato tedesco fin dal 2006.

Sull’onda della accresciuta notorietà del Black Friday, nel  2013 è stata presentata in Germania una domanda per la protezione del marchio Black Friday dalla Super Union Holdings Ltd. Co. Società con sede ad Hong Kong, che ha concesso in licenza il marchio "Black Friday" alla Black Friday GmbH, una società con sede a Vienna.

Dal 2016, la Super Union Holdings Ltd. ha iniziato ad attaccare le società che utilizzano il termine Black Friday inviando avvertimenti, come ad esempio il mercato statunitense del commercio elettronico Groupon nel 2016, nonché ai titolari della piattaforma black-friday.de, che presenta offerte del Black Friday.

Nel 2017, Super Union Holdings Ltd. ha citato in giudizio Amazon per l'uso del segno "Black Friday" in Germania avanzando, tra l'altro, richieste di danni.

Certo, alcune aziende, colpite dagli attacchi di Super Union Holdings Ltd., hanno iniziato a reagire e ad oggi sono pendenti più di dodici azioni di cancellazione pendenti contro il marchio tedesco Black Friday.

Di recente il tribunale di Dusseldorf ha emesso un’ordinanza in cui negato il diritto di privativa al titolare del marchio Black Friday.

In Germania vige, come in tanti altri paesi, il principio secondo cui un marchio può essere cancellato se il segno è descrittivo ed il cuore della battaglia legale sembra proprio ruotare intorno a tale principio.

A breve si avranno nuovi sviluppi.

Il pericolo di usare il proprio nome come marchio.

Circa un anno dopo che Thaddeus O'Neil ha lanciato una linea di abbigliamento maschile ispirata alla cultura surf tipica della zona di Eastern Long Island in cui lui stesso è cresciuto, l’indipendente designer ha ricevuto una lettera di diffida da uno studio legale che rappresenta Sisco Textiles, titolare del famoso marchio di abbigliamento sportivo "O’Neill ".

Questo è stato l'inizio della controversia legale tra il marchio d’abbigliamento per surfisti, O’Neil, fondato nel 1952, e il designer di New York che sta guadagnando sempre più popolarità dopo aver vinto diversi concorsi di moda.

Nella loro controversia con il fashion designer di New York, la società O'Neill sostiene che il suo brand stia usando questo nome fin dagli anni '50 e che i marchi di Thaddeus O'Neil sono "simili in maniera confusionaria". Secondo O'Neill questo potrebbe ingannare i consumatori e condurli a pensare che le aziende siano correlate.

Le controversie sul marchio che coinvolgono patronimici (cioè in cui il marchio sia equivalente al nome del fondatore) sono piuttosto comuni nella moda. Nel 2012, Tod's - che, a quel tempo, utilizzava il marchio “Roger Vivier” in virtù di un contratto di licenza - ha condotto in giudizio la designer di borse di Los Angeles, Clare Vivier, per violazione del marchio. Alla fine, Clare Vivier ha ribattezzato il proprio marchio in “Claire V.”. Nel 2016, in Italia, Elio Fiorucci ha perso la causa che coinvolgeva l'utilizzo del marchio "Love Therapy by Elio Fiorucci" contro i nuovi proprietari del marchio che aveva fondato.

Ma qual è la posizione dei tribunali italiani quando l'uso di patronimici potrebbe generare confusione con altri marchi? Alla fine degli anni '80 la Corte di Cassazione ha affermato che l'uso di un patronimico come marchio è legittimo, seppur in conflitto con un marchio registrato precedentemente, fintanto che il marchio precedente non diventa un marchio famoso.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte Suprema nel 2016 nel citato caso Fiorucci vs. Elio Fiorucci.

Il nostro consiglio? Eseguire una ricerca preliminare sui marchi già registrati prima di lanciare un brand con il proprio nome.

Hendrix vs Hendrix

Experience Hendrix, società controllata da Janie Handrix, la quale detiene i diritti sull’intero patrimonio del più famoso fratello chitarrista Jimi, ha citato in giudizio Leon Hendrix e il suo socio Pitsicalis per violazione del diritto d’autore e del marchio. Leon e Pitsicalis avrebbero, infatti, utilizzato illecitamente alcuni dei tanti marchi di proprietà di Experience (la firma e le immagini del volto e del busto di Jimi) per commerciare sigarette e bevande alcoliche. Ma le battaglie per l’utilizzo commerciale del nome di Jimi sono risalenti nel tempo. Già nel 2015 la Corte distrettuale di Washington si era pronunciata sulla questione, proibendo a Leon e Pitsicalis di utilizzare le immagini del musicista. Inoltre, lo scorso gennaio 2017 la Corte distrettuale della Georgia ha dichiarato illegittimo da parte di Leon e Pitsicalis l’utilizzo delle parole “Jimi” e “Hendrix” sui loro siti web, social media e piattaforme online. Con la causa intentata il 16 marzo 2017 di fronte al tribunale di New York, la Experience Hendrix ha chiesto che venga dichiarato illegittimo anche l’utilizzo del nome “Purple Haze” nella vendita di prodotti a base di marijuna e di magliette. Purple Haze, infatti, è una canzone scritta nel 1967 da Jimi Handrix. Experience Hendrix ha chiesto un provvedimento ingiuntivo, l’eliminazione dal mercato dei beni in violazione dei diritti sul marchio registrato e un risarcimento dei danni. D’altra parte, Thomas Osinski, avvocato di Pitsicalis e Leon Hendrix, ha dichiarato che “Experience Hendrix conosce da tempo i prodotti dei miei clienti e conduce questa causa solo per offuscare e interferire con gli affari leciti e corretti di Leon che rispetta l’'eredità di Jimi Hendrix.” Osinski, in merito al contenuto della citazione, ha dichiarato che, sebbene le sentenze precedenti hanno escluso Leon Hendrix e la sua famiglia dal catalogo musicale di Jimi Hendrix, e hanno negato la possibilità di utilizzare i marchi creati da Experience Hendrix, niente impedisce a Leon e ai suoi soci di vendere altra merce legata a Hendrix. Chissà come il Tribunale risolverà questa lite familiare questa volta.

Il Tribunale di Torino si pronuncia nuovamente sul principio di esaurimento del marchio.

Il Tribunale di Torino si è nuovamente di recente pronunciato sul principio di esaurimento del marchio  in occasione delle richieste cautelari proposte da una società attiva nel mercato della cosmesi e della profumeria, rivolte ad inibire l’utilizzo del proprio marchio e la commercializzazioni dei prodotti ad esso associati da parte di alcuni cessionari.

Come è noto il codice della proprietà industriale statuisce che i diritti di esclusiva spettanti al titolare del marchio si esauriscono in sede di prima immissione sul mercato e dunque il titolare della privativa non può opporsi ad una loro successiva commercializzazione. 

La ratio di questa disposizione, ha ricordato il giudice nelle sentenza, è quella di evitare che il titolare del marchio possa, in virtù di questa qualifica, influenzare l’andamento di mercato dei prodotti che sono contraddistinti dal segno di cui è titolare. 

Unica eccezione a questa regola è costituita dal verificarsi di pratiche commerciali scorrete da parte dei distributori, i quali possono adottare modalità di vendita che ledono il prestigio del marchio e la sua affidabilità e comportino, da ultimo, uno svantaggio in termini di attrattività e di valore economico del prodotto contrassegnato.

Al di fuori di questi casi, tutti coloro i quali abbiano diritto all’utilizzo del segno distintivo e alla distribuzione sul mercato dei relativi prodotti non devono essere ostacolati nell’esercizio della loro attività né per quanto concerne il prezzo finale né per quanto concerne il sistema di vendita. 

Sarebbero dunque indebite e ingiustificate restrizioni nei confronti dei distributori riguardanti la vendita online e l’applicazione di sconti sul prezzo, non costituendo queste di per sé pratiche screditanti.